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[알쓸재판] 물건을 만드는 방법에 대한 특허권자 vs. 그 방법으로 만든 물건을 사용한 자
관리자 (lawwin) 추천수:0 112.169.75.79
2020-07-03 16:44:45

알아두면 쓸모있는 재미있는 판례

 

대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결

 

작성자 : 고민성(변호사, 법무법인 법승)

 

 

 

 

1. 사실관계의 정리

 

① 원고는 마찰이동용접 또는 마찰교반용접에 관한 방법발명의 특허권자로서 소외 A회사와 이 사건 방법발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조판매 할 수 있도록 하는 실시권설정계약을 체결함(실시료 70,000,000원)

② 그 후 피고는 A 회사(이 사건 참가인)으로부터 2대 마찰교반용접기를 각 매수하여 사용함

③ 원고는 피고를 상대로 이 사건 방법발명에 관한 특허권 침해를 이유로 손해배상을 청구함

 

 

 

2. 각 당사자 주장의 정리

 

가. 원고 측

피고들이 정당한 권한 없이 이 사건 각 용접기를 이용하여 특허발명을 실시함으로써 원고의 특허권을 침해하였으므로 특허권 침해기간 동안 실시료 상당액을 지급할 의무가 있음

 

나. 피고 측

특허권자인 원고가 A 회사에게 이 사건 각 용접기의 제작 판매를 허락하였고 피고 회사는 이러한 참가인으로부터 이 사건 각 용접기를 구입하였으므로 피고 회사가 이 사건 각 용접기를 이용하여 특허발명을 실시하는 행위에 대해 특허권이 소진되었다.

 

 

 

3. 주된 쟁점의 정리

 

물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권 소진의 법리

 

 

 

4. 관련 조문

 

특허법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.

2. "특허발명"이란 특허를 받은 발명을 말한다.

3. "실시"란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

 

 

 

5. 관련 법리

 

○ 특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있다.

 

○ [기존법리] '물건의 발명'(이하 '물건발명'이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 '특허권자 등'이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 '양수인 등'이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

 

'물건을 생산하는 방법의 발명'에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다.

 

○ '물건을 생산하는 방법의 발명'을 포함한 '방법의 발명'(이하 통틀어 '방법발명'이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

 

 

[근 거]

 

• 방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래 안전을 저해할 수 있다.

• 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다.

물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다.

• 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.

 

○ 어떤 물건이 '물건을 생산하는 방법의 발명'을 포함한 '방법의 발명'(이하 통틀어'방법발명'이라고 한다)을 실질적으로 구현한 것 인지 여부는 ① 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, ② 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술 사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, ③ 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법 발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적ㆍ개별적으로 판단하여야 한다.

 

사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다.

 

 

 

6. 사안의 해결

 

가. 원심은 다음과 같은 사정 등을 들어, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 물건에 해당하고, 피고 주식회사가 적법하게 이 사건 각 용접기의 소유권을 취득하였으므로, 이 사건 각 용접기에 대해서는 이사건 특허발명의 특허권이 소진되었다고 판단하였다.

 

(가) 이 사건 각 용접기의 본래 용도는 이 사건 특허발명을 실시하는 것뿐이고, 이 사건 각 용접기에 사회 통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 존재한다고 보기 어렵다.

(나) 이 사건 각 용접기를 통해서 이루어지는 용접 공정은 이 사건 특허발명의 전체 공정에 걸쳐 있고,

(다) 이 사건 각 용접기의 프로브와 프로브 핀이 이 사건 특허발명에서 한정한 형상 및 기울기를 모두 구비하고 있으며, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명에 의하여 달성되는 작용 효과를 나타내므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술 사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함한 것으로 볼 수 있다.

(라) 원고는 원고 보조참가인(이하 '참가인'이라고 한다)과 사이에 이 사건 실시계약을 체결하면서 이 사건 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조ㆍ판매할 권한을 참가인에게 명시적으로 부여하였으므로, 참가인이 피고 회사에 이 사건 각 용접기를 판매한 것은 특허권자인 원고의 허락하에 이루어진 적법한 양도에 해당한다.

 

 

나. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 특허법 제2조 및 특허권 소진에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 잘못이 없다.

 

 

 

7. 관련판례 (Quanta Computer, Inc., et al. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109)

 

○ 방법발명이 어떤 물건에 실질적으로 구현된(substantially embodiede) 경우 물건의 판매와 함께 방법발명의 특허권이 소진된다.

○ 특허가 실질적으로 구현되었다고 하기 위해서는 ① 당해 물건에 방법발명을 실시하는 용도 이외의 합리적인 비침해 용도(non-infringing use)가 없을 것 ② 당해 물건이 방법발명의 본질적 요소(essential feature)로 될 것이라는 요건을 충족해야 한다.

 

 

 

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